Las 7 novedades fundamentales en la Ley de Marcas

El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, ha venido a introducir, entre otras cuestiones, una serie de importantes reformas y adaptaciones en la normativa reguladora de las marcas comerciales.

En particular el objetivo de este Real Decreto-ley es el de trasponer a nuestro ordenamiento jurídico el contenido de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, así como a trasladar a nuestra regulación nacional el contenido de diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo relativo al derecho de marcas. El principal fin de la Directiva es el de armonizar la regulación en materia de marcas a lo largo de la Unión Europea y facilitar así la gestión y registro de las mismas en el ámbito de la UE.

Desde el punto de vista cuantitativo no se trata de una reforma menor, por cuanto que se modifica hasta 34 artículos y dos disposiciones de la regulación de la Ley 17/2001, de Marcas (en adelante “LM”). Esto supone que hay cambios o modificaciones en un tercio de la Ley. Desde una perspectiva cualitativa nos encontramos, igualmente, con que se trata de una reforma relevante que afecta a aspectos como el concepto de marca, las prohibiciones de registro, el concepto de marca y nombre comercial renombrado, el contenido del derecho de marca o cuestiones relativas a la nulidad y caducidad de la marca.

Vamos a ver en este post los 7 aspectos más destacados de esta reforma desde la perspectiva de las posibilidades que nos da el registro de una marca para nuestro negocio de comercio electrónico.

1) Concepto de marca

En relación con el concepto de marca, la nueva redacción del art. 4 de la LM abre el camino de acceso al registro de marca a nuevas formas de registro denominadas “no convencionales”, como los olores o los sabores, al no exigir la necesidad de que haya una representación gráfica, como sucedía anteriormente. Eso sí, se mantiene la necesidad de cumplir con el requisito de que el signo a registrar debe tanto “distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”, como “ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

2) Marca con renombre

Otra novedad llamativa es que desaparecen dos categorías propias de nuestro ordenamiento en materia de marcas, como son las nociones de “marca notoria” y “marca renombrada”. La primera hacía mención a una marca que goza de amplia difusión en un determinado sector del público (Ej. Zambú en el sector de la comercialización de productos de higiene de hostelería), mientras que la segunda hacía mención a marcas generalmente conocidas por todo el público (Ej. ElPozo como marca con renombre). Estas dos terminologías son suprimidas ahora y se sustituye por la noción de “marca con renombre”, lo que puede ser a nivel nacional para España o marca con renombre a nivel Europeo. Podremos hablar de una marca con renombre cuando la marca es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios en cuestión.

3) Prohibiciones de registro

En relación con las prohibiciones absolutas de registro, hay que destacar que se refuerza la protección para evitar registros que afecten a denominaciones de origen (DOP), indicaciones geográficas protegidas (IGP), términos tradicionales protegidos para vinos o denominaciones de variedades vegetales.

4) Contenido del derecho de marca

Desde el punto de vista de las facultades conferidas a quienes tienen derechos sobre una marca, se introduce una novedad importante. Anteriormente, sólo el titular de la marca estaba legitimado para poder interponer acciones contra actos que supusieran una violación de la marca. Sin embargo, es posible que haya terceros interesados que tengan derechos sobre una marca y sean distintos del titular (por ejemplo, un licenciatario). Pues bien, con carácter general el licenciatario necesitará el consentimiento del titular de la marca, pero la nueva norma habilita a estos otros sujetos (licenciatarios exclusivos) a interponer acciones legales si previamente ha requerido al titular y éste no ha iniciado las acciones por sí mismo.

5) Conflictos entre marca y nombre comercial

Otra cuestión relevante que se introduce en la normativa es la de la resolución de los conflictos entre marcas y nombres comerciales. Como sabemos, es frecuente que en el mercado se utilice un nombre comercial (que se debería referir a una empresa) para hacer mención a productos o servicios (que es el objeto de la marca). Con ello se producen conflictos que, aunque han sido resueltos en reiteradas ocasiones por nuestros Tribunales, han tenido eco en esta reforma. Así, el art. 34 LM tras la reforma establece expresamente la posibilidad de prohibir “utilizar el signo como nombre comercial o denominación social o como parte de un nombre comercial o una denominación social” como una de las facultades conferidas al titular de la marca.

6) Limitaciones al titular de la marca

Desde el punto de vista de la limitación de las facultades conferidas al titular de una marca nos encontramos que se regula que el titular de la marca no podrá prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico de su propio nombre o dirección (cuando se trate de una persona física); o hacer uso de la marca cuando la finalidad sea la de designar productos o servicios correspondiente al titular de la marca (por ejemplo, un servicio de reparación o reventa), entre otros.

7) Nulidad y caducidad de la marca

Para finalizar, en relación con la nulidad y la caducidad de la marca se introduce una importante novedad. Y es que, a partir de ahora, se declara competente a la Oficina Española de Patentes y Marcas para las solicitudes de nulidad y caducidad de la marca a través de un procedimiento administrativo. La única excepción será cuando en sede de una demanda judicial la parte demandada alegue reconvencionalmente (“contrademande”) la nulidad o caducidad de la marca.

En este caso, la resolución de la OEPM será susceptible de recurso ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, y no los Mercantiles, como desde nuestra perspectiva hubiera sido más óptimo.